Судебная практика в области электронной коммерции и прецедентное право

Можно ли администраторов маркетплейсов отнести к информационным посредникам?

Ответ на данный вопрос неоднозначен.

Те маркетплейсы, которые предоставляют продавцам техническую возможность разместить информацию о товарах на площадке, оказывают ряд сопутствующих услуг, но при этом сами не участвуют в реализации товаров – безусловно, могут быть отнесены к информационным посредникам. Такие субъекты именно содействуют нарушению, но не совершают его сами. При этом квалификация не должна меняться, даже если они оказывают продавцам–нарушителям услуги по хранению товаров (контрафакта). В соответствии со ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак охватывает хранение лишь в том случае, если оно нацелено на последующее введение товара в оборот. Подобная цель есть у продавца. Администратор маркетплейса оказывает ему в данном случае техническое содействие.

Здесь возникает вопрос: на основании каких критериев (стандартов) суд может определить, знал или должен ли был маркетплейс знать о нарушении исключительных прав на товарный знак?

Нет смысла требовать от администратора проверки всех обозначений, реализуемых на площадке товаров. Во-первых, это потребует чрезмерных затрат и в конечном итоге заблокирует функционирование маркетплейса. Во-вторых, даже суды не всегда могут однозначно оценить, имеет место нарушение или нет, является ли используемое обозначение сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком.

Между тем от маркетплейсов можно требовать другого — запроса у продавцов, желающих присоединиться к платформе, документов, подтверждающих наличие у них зарегистрированных товарных знаков и (или) лицензии на использование чужих товарных знаков. Можно установить опровержимую презумпцию: администратор должен был знать о нарушении исключительных прав в том случае, если он допускает на площадку продавцов (заключает с ними договор) без предварительного запроса у них правоподтверждающих документов. На практике уже сегодня некоторые маркеплейсы (например, Lamoda) принципиально не работают с теми продавцами, у которых нет зарегистрированных товарных знаков.

Здесь возникает новый вопрос – как быть с теми продавцами, которые не нарушают чьи-либо прав, но у них отсутствует зарегистрированный товарный знак. Некоторые маркетплейсы (Wildberries) допускают на площадку предпринимателей, которые только подали заявку на регистрацию товарного знака, но еще не успели получить свидетельство. Очевидно, что сам по себе факт подачи заявки не говорит о том, что продавец не нарушает исключительных прав. Маркетплейсы идут на подобный компромисс, потому что не желают лишаться клиентов. Вряд ли на законодательном уровне стоит как-либо ограничивать подобную практику. Другое дело, что риски, связанные с привлечением продавца без зарегистрированного товарного знака (или лицензии на его использование) могут быть возложены на маркетплейс. В случае нарушения таким продавцом исключительного права на чужой товарный знак маркетплейс (если следовать презумпции) будет нести с ним солидарную ответственность. Для администраторов маркетплейсов это не должно создать больших проблем. Они могут заранее себя обезопасить посредством включения в договор с продавцом условия о том, что последний обязуется возместить администратору все возможные потери, связанные с предъявлением исков о нарушении исключительных прав.

Такой стандарт не будет действовать в случае с авторскими и патентными правами. Объекты авторских прав не регистрируются. Продавец в любом случае не сможет представить каких-либо документов, однозначно подтверждающих наличие у него прав на такие объекты. Патентоохраняемые объекты — регистрируемые. Но администратор маркетплейса, даже получив ссылки на конкретные патенты, не сможет оценить, эти решения используются в продукте или другие; нет ли в таком продукте иных решений, не охватываемых патентом. Не должен применяться стандарт (в том числе в случаях использования товарных знаков) и в отношении администраторов «досок объявлений» (типа Avito). Такие субъекты осуществляют минимальный контроль за размещаемыми объявлениями, большинство из которых публикуется на безвозмездных началах.

Возвращаясь к товарным знакам, необходимо отметить, что здесь возможен и иной подход – промаркетплейсный. В случае когда маркетплейс сам не участвует (в том числе в качестве посредника) в реализации товаров, а лишь оказывает техническое содействие, услуги по размещению информации о товарах продавца, можно исходить из того, что он не должен по общему правилу знать о нарушении. При условии, что, во-первых, у правообладателей есть возможность сообщить администратору о факте нарушения. Во-вторых, маркетплейс оперативно реагирует на подобные сообщения.

Несколько сложнее дела обстоят с теми маркетплейсами, которые участвуют в реализации товара и получают процент от продаж.

Согласно п. 78 постановления Пленума № 10 при решении вопроса об относимости администратора сайта к информационным посредникам должно учитываться, во-первых, вносит ли владелец сайта изменения в размещенный третьими лицами материал или нет. Во-вторых, получает ли он доходы непосредственно от неправомерного размещения материала. Существенная переработка материала и (или) получение указанных доходов владельцем сайта может свидетельствовать о том, что он является не информационным посредником, а лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В свое время Судом по интеллектуальным правам было предложено учитывать при решении вопроса о применении ст. 1253. 1 ГК РФ к интернет–площадкам два критерия:

• источник получения прибыли: для признания посредником интернет–площадка должна зарабатывать не на продаже товара, а на предоставлении возможности размещения информации в Интернете и доступа к ней;
• кто размещает информацию на сайте: сама администрация сайта или третьи лица. Последний критерий предлагает учитывать, проверяет ли ресурс контент перед его размещением (Протокол № 10 Заседания рабочей группы Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 22 апреля 2015 г.).

Еще более точные критерии предложила на заседании научно-консультативного совета СИПа Светлана Крупко. По её мнению, необходимо разграничивать сайты, которые непосредственно продают товары, и те, которые оказывают технические услуги. Если посредник не влияет на заключение и исполнение сделки и предоставляет техническую услугу, то он информационный посредник. Если же сайт участвует в сделке по реализации товара и при этом учитывается его воля, то к посредникам его относить нельзя. Значит, он должен нести ответственность за нарушение исключительных прав на общих основаниях.

Если руководствоваться таким подходом, то получается, что маркетплейсов, которые: а) непосредственно участвуют в размещении информации на сайте, вносят в нее изменения, редактируют, оказывают дополнительные услуги по продвижению (рекламе) товаров; б) участвуют (в частности в качестве агента продавца) в сделке купли-продажи, взаимодействуют с покупателями по поводу контрафактных товаров; в) получают прибыль непосредственно от реализации товаров (процент с продаж), – не должны относиться к информационным посредникам. Это значит, что к ним не может применяться и положение о виновной ответственности посредников, установленное п. 73 Пленума № 10 (такой вывод не является очевидным, требуется выработка соответствующей позиции судебной практикой).

Следующий вопрос — какие меры должен предпринять маркетплейс, если правообладатель обращается с требованием устранить нарушение. Согласно ГК, информационный посредник не несет ответственности, если принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения. Информационный посредник как минимум должен дать правообладателю всю информацию о нарушителе и свести его напрямую с нарушителем. Во-вторых (если допустить, что он может этого не делать на стадии заключения договора с продавцом), он должен запросить у продавца информацию, документы, подтверждающие наличие у него прав на спорное обозначение. В ситуации очевидного нарушения (используется широко известный товарный знак, при этом продавец не подтвердил наличие у него лицензии) информационный посредник должен заблокировать продавца, удалить информацию о его товарах.

Обзор российской судебной практики

В российской судебной практике встречаются разные подходы к ответственности маркетплейсов за нарушение исключительных прав. До недавнего времени суды не видели каких-либо проблем в том, чтобы возложить на маркетплейс ответственность за нарушение исключительного права. При этом они не задавались вопросом, является ли он информационным посредником или нет.

Прежде всего в рассматриваемом аспекте интерес представляет постановление СИП РФ по делу ООО «Вексель» против ООО «Купишуз» (подразделение Ламоды). ООО «Вексель» — правообладатель товарного знака HIGHLANDER — предъявил иск ООО «Купишуз» о защите исключительных прав и взыскании компенсации в размере 5 млн. Истец исходил из того, что ответчик нарушил исключительное право правообладателя, используя обозначения HIGHLANDER на страницах сайта www. lamoda. ru путем демонстрации и предложения к продаже обуви, маркированной таким обозначением. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска по причине того, что правообладатель злоупотребил своими правами. Апелляция удовлетворила требования частично – в размере 50 тыс. руб. Снижая заявленную компенсацию, суд исходил из того, что сам правообладатель не использовал товарный знак в отношении обуви. Суд по интеллектуальным правам поддержал решение кассации. Вопрос природы ответственности ООО «Купишуз», его относимости к информационным посредникам судами не рассматривался.

В недавнем споре суд взыскал значительную по российским меркам компенсацию (2 051 806 руб. ) с ООО «Интернет Решения» (маркетплейс Ozon) за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства «Ждун». Суды установили, что на сайте www. ozon. продавались мягкие игрушки – изображения Ждуна. Производитель игрушек — ООО «Аспект» был привлечен к спору в качестве третьего лица.

В деле ООО «Дивес» (правообладатель) против ООО «Интернет Решения» (интернет–магазин Ozon) и ООО «СОРСО-СТР» суд признал нарушителями исключительных прав на промышленный образец (сооружение для животных) как маркетплейс, так и конкретного продавца. Суды установили, что ответчиками в сети Интернет (на сайте Озона) размещалась информация о товарах, решение внешнего вида которых тождественно названным промышленным образцам.

В деле А40-302888/19 суды первой и апелляционной инстанции прямо указали на солидарный характер ответственности маркетплейса и продавца товара. Фабула дела следующая. ИП Татинцян К. предъявил иск к ООО «Заславская кондитерская фабрика» (респ. Беларусь) (ответчик 1), ООО «ВАЛЛАР» (ответчик 2), ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ» (ответчик 3) о нарушении исключительных прав на товарный знак «ЛАФИНЕЛЬ». Суды установили, что ответчик 1 является производителем товаров (вафельных трубочек), маркированных обозначением Lafinele с указанием «Лафинель». Ответчик 2 продает данные товары через сайт ответчика 3. В связи с тем, что ответчик 1 осуществляет производственную деятельность на территории Беларуси, суд отказал в удовлетворении требований к нему. В то же время суд солидарно взыскал компенсацию в размере 200 тыс. руб. с ответчиков 1 и 2, признав, что они совместно нарушили исключительное право предпринимателя на товарный знак. При этом суды не применили к маркетплейсу нормы об информационных посредниках.

Между тем в судебной практике можно найти споры, при рассмотрении которых суды определили маркетплейс в качестве информационного посредника. Прежде всего в рассматриваемом аспекте интерес представляет постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 декабря 2020 г. по делу № А40-214785/2019. «Управляющая компания «СушиВесла» обратилось с иском к ООО «Деливери Клаб» о признании незаконным использование ответчиком фотографий (изображений) роллов, исключительные права на которые принадлежат истцу; взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав истца в размере 320 тыс. руб.

Суды исходили из того, что «Деливери Клаб» в силу особенности функционала сервиса не может проверять и не проверяет наличие/отсутствие у партнеров прав на товарные знаки, фотографические изображение и иные объекты интеллектуальной собственности. Поэтому ответчик не знает и не может знать о том или ином нарушении прав третьих лиц. Именно партнеры ответчика самостоятельно формируют меню своего ресторана, ассортимент блюд, их описание, цены, добавляют фотографии и изображения, которые необходимо разместить в карточке ресторана в системе сервиса Delivery Club.

Обзор зарубежной судебной практики

В зарубежной судебной практике можно встретить разные подходы к ответственности маркетплейсов. Рассмотрим несколько показательных дел.

Позиции национальных судов:

Tiffany v eBay10 (США)

Компания Tiffany предъявила иск к eBay о нарушении исключительного права на товарный знак на том основании, что eBay способствовала продаже поддельных товаров на своем веб-сайте и позволяла им продавать контрафактные товары. Tiffany утверждала, что eBay был уведомлен о незаконных действиях на своем веб-сайте и, следовательно, был обязан исследовать их. Компания eBay возразила, что бремя отслеживания контрафакта лежит на самом правообладателе, а не на маркетплейсе. Как только к ней поступает информация о нарушении, она незамедлительно удаляет рекламу контрафакта.

Суд встал на сторону ответчика. Он указал на необходимость установления высокого стандарта доказывания того, что посредник знал или должен был знать о нарушении. По мнению суда, eBay предприняла адекватные и эффективные действия для предотвращения нарушения, инвестировав миллионы долларов в меры по борьбе с контрафактом, включая программу VeRO.

Правообладатель бренда Louis Vuitton предъявил иск к компании eBay о нарушении исключительных прав на товарный знак. Он ссылался на то, что маркетплейс допустил, что сторонние продавцы реализует на его площадке поддельные товары. Применяемое ответчиком программное обеспечение, призванное бороться с контрафактом, оказалось неэффективным. Суд встал на сторону правообладателя. Он исходил из того, что маркетплейс выступает в качестве брокера, активного посредника, а не хостера. В таком случае ответчик обязан следить за тем, что его бизнес не порождал незаконную деятельность. Между тем он не справился с этой задачей.

Hermes International v Cindy Feitz and eBay 12 (Франция)

Суд пришел к выводу, что маркетплейс должен нести с продавцом–нарушителем солидарную ответственность, так как не смог предотвратить нарушение.

Позиции суда Европейского союза

В 2011 г. Европейский суд справедливости рассмотрел дело L’Oreal (правообладатель) и др. eBay (№ C‑324/09). Правообладатель утверждал, что через маркетплейс реализуются контрафактные товары, что нарушает его исключительные права на товарный знак. Суд ЕС подтвердил, что оператор интернет–магазина является посредником. Правообладатели могут требовать от маркетплейса пресечения нарушения исключительных прав. Как отметил суд ЕС, «национальные суды могут обязать оператора онлайн-торговой площадки принять меры, которые способствуют не только прекращению нарушений этих прав пользователями этой торговой площадки, но и предотвращению дальнейших нарушений такого рода. Подобные судебные запреты должны быть эффективными, соразмерными, сдерживающими и не должны создавать препятствий для законной торговли». При этом маркетплейс, который не играет активной роли в продвижении контрафактных товаров, освобождается от мер ответственности (взыскания с него убытков). Этого, однако, не происходит, если ему были известны обстоятельства, на основании которых он мог прийти к выводу, что имеет место нарушение исключительных прав.

Не меньший интерес представляет решение суда ЕС по делу Coty Germany GmbH v Amazon. Coty — дистрибьютор духов, лицензиат товарного знака DAVIDOFF. Маркетплейс Amazon позволяет продавцам размещать на площадке предложения о продажи товаров. Договоры купли–продажи заключаются напрямую между продавцами и покупателями. Кроме того, Amazon предоставляет продавцам услуги по хранению их товаров на складе. Доставку товаров покупателям осуществляют внешние компании. Coty было установлено, что на сайте www. amazon. de в нарушение прав на товарный знак DAVIDOFF предлагаются к продаже духи Davidoff Hot Water. Компания потребовала от маркетплейса раскрыть финальных продавцов и пресечь продажу духов. После того как маркеплейс отказался это делать, компания Coty обратилась в немецкий земельный суд.

Суд отказал в удовлетворении иска. Решение поддержала апелляция. Суды исходили из того, что Amazon не использовал товарный знак Davidoff. Маркетплейс хранил товары от имени продавцов. К подобному выводу пришел и Европейский суд справедливости. Он отметил, что выражение «использование» подразумевает активное поведение: «Использование третьей стороной обозначения, идентичного или похожего на товарный знак владельца, подразумевает, как минимум, то, что эта третья сторона использует обозначение в своих коммерческих взаимодействиях». Amazon подобных действий не совершал. При продаже товаров через электронные платформы типа Amazon использование товарных знаков осуществляется продавцами, которые являются не самим маркетплейсом, а его клиентами. При этом Европейский суд сравнил деятельность маркетплейса с деятельностью субъекта, который наполняет произведенным напитком предоставленные ему нарушителем банки с уже нанесенным на них товарным знаком. Такие субъекты осуществляют лишь техническое содействие нарушителю.

Таким образом можно заключить, что в настоящее время ни российские, ни западные суды не выработали единого подхода к оценке действий маркетплейсов. Многое зависит от степени участие оператора интернет–площадки в продаже товаров. В случае если маркетплейс оказывает лишь техническое содействие продавцам (предоставляет возможность разместить информацию о товаре) и не участвует в процессе реализации, ему, как правило, удается избежать ответственности за нарушение исключительного права.

Поддержки заслуживают следующие правовые позиции Верховного суда

Определение ВС РФ от 26. 21 № 310-ЭС20-9768 («Как считать компенсацию в размере недополученных лицензионных выплат»)

Общество предъявило иск к Предпринимателю о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак в двукратном размере стоимости права использования товарного знака (180 тыс. руб. Апелляция и первая кассация удовлетворили требования истца в полном объеме. Верховный суд РФ (ВС РФ) отправил дело на новое рассмотрение.

Верховный суд разъяснил, какие обстоятельства должны учитываться при расчете компенсации за нарушение исключительных прав в двукратном размере стоимости права на использование. Ранее суды руководствовались лишь ценой ранее выданной правообладателем простой лицензии.

ВС РФ заключил, что ответчик вправе оспорить рассчитанный истцом на основании цены ранее выданных им лицензий размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования, исходя из:

• существа нарушения, условий этого договора;
• иных лицензионных договоров, заключенных в отношении подобных объектов;
• заключения независимого оценщика.

Если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения:

• срок действия лицензионного договора;
• объем предоставленного права;
• способы использования права по договору;
• способ допущенного нарушения;
• перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам);
• территория, на которой допускается использование.

Кроме того, ВС РФ подчеркнул, что определение судом расчетной компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным истцом требованием не является снижением размера компенсации.

Данную правовую позицию следует признать оправданной. Другое дело, что Верховный суд так и не сформулировал полноценного теста – перечня обстоятельств, который должны исследоваться судом при расчете компенсации в размере предполагаемых роялти.

Так, например, в США убытки в размере разумных роялти обычно определяются с применением теста Georgia-Pacific. Данный тест изначально возник в деле о патентных нарушениях. Между тем он применим к спорам, связанным с правами на другие объекты. Тест помогает определить, сколько разумный лицензиат был готов заплатить правообладателю за использование объекта. Применительно к спорам о товарных знаках суды оценивают в том числе следующие обстоятельства:

• роялти, получаемые правообладателем от лицензирования товарного знака;
• роялти, уплачиваемые лицензиатом за использование объектов интеллектуальной собственности;
• политика правообладателя по лицензированию и продвижению своего товарного знака;
• коммерческие отношения между лицензиаром и лицензиатом: являются ли они конкурентами на одной и той же территории или на одной и той же линии бизнеса;
• условия, объем и сроки использования;
• прибыль, получаемая от реализации товара, маркированного обозначением, доля в прибыли, которая связана с использованием товарного знака.

Особое значение при этом суды придают оценке товарного знака, произведенной экспертом — оценщиком.

Определение ВС от 26. 21 № 309-ЭС21-12265 («Аккумулирование товарных знаков – злоупотребление правом»)

Предприниматель предъявил иск к Обществу «Муравей +» о нарушении исключительного права на словесный товарный знак — «муравей» (42 класс МКТУ). Истец требовал взыскать с ответчика 800 тыс. руб. компенсации; признать незаконным использование ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, в том числе в фирменном наименовании.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Апелляция и кассация вынесли решение в пользу истца. Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение.

Судами было установлено, что истец не использует свой товарный знак в предпринимательской деятельности и в принципе не занимается торговлей. Он «аккумулирует товарные знаки»: регистрирует на себя множество товарных знаков без цели их коммерциализации, после чего предъявляет иски к участникам рынка.

ВС в очередной раз подчеркнул, что подобная практика не является добросовестной и должна пресекаться на основании ст. 10 ГК РФ. При этом им был сделан правильный сопутствующий вывод: суды не должны применять принцип старшинства товарных знаков формально: «чье право на средство индивидуализации (при схожести нескольких обозначений различных лиц) возникло раньше — тот и прав, его исключительное право подлежит защите». В каждом случае необходимо установить, может ли использование «младшего» средства индивидуализации повлечь за собой введение потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товаров, услуг или нет. Только при положительном ответе на данный вопрос суды должны удовлетворять требование о прекращении использования сходного со «старшим» товарным знаком фирменного наименования при осуществлении аналогичной деятельности.

Определение ВС РФ от 26. 21 № 300-ЭС21-11315 («И еще одна форма недобросовестной регистрации товарного знака»)

Три участника создали общество «Спортивный клуб «ГолдФинч Тим». Спустя несколько лет между учредителями произошел конфликт. Один из участников (который также являлся генеральным директором общества), зарегистрировал на свое имя товарный знак GoldFinch Team в отношении услуг 41-ого класса. Другой участник попытался оспорить в Роспатенте его действия. На что патентное ведомство ответило отказом.

Верховный суд однозначно признал злоупотреблением правом регистрацию участником-директором хозяйственного общества на себя товарного знака, сходного с обозначением используемым обществом в качестве средства индивидуализации. Во-вторых, признал другого участника такого хозяйственного общества заинтересованным в оспаривании регистрации товарного знака лицом. ВС РФ исходил из того, что заявитель, будучи генеральным директором и одним из учредителей общества, не мог не знать, что регистрация спорного товарного знака нарушает права и законные интересы других участников общества, а также право общества на фирменное наименование.

Определение ВС РФ от 18. 21 № 309-ЭС20-18027 («Скульптура и памятник – два разных объекта авторских прав»)

Ассоциация по защите авторских прав, осуществляющая управление авторскими правами, потребовала с общества в пользу скульптора Чусовитина П. компенсацию за нарушение авторских прав. Ассоциация ссылалась на то, что обществом на упаковке набора шоколадных конфет было воспроизведено спорное произведение изобразительного искусства — памятник.

Суд первой инстанции удовлетворил иск. Апелляция отменила данное решение со ссылкой на то, что архитектурный памятник создан коллективно, и поэтому скульптор не имеет права отдельно защищать свои интеллектуальные права. СИП РФ поддержал решение второй инстанции. Однако ВС РФ с этим не согласился и направил дело на пересмотр.

Верховный суд, во-первых, разъяснил, что скульптура — это автономная часть памятника и самостоятельный объект авторского права. Переход скульптуры в собственность заказчика сам по себе не влечет передачи каких-либо авторских прав на этот объект. Скульптуры относятся к произведениям изобразительного искусства. Памятники — к произведениям архитектуры. У таких объектов могут быть разные авторы.

Во-вторых, суд пояснил, что в отношении использования скульптуры иным лицом применимы положения п. 1 ст. 1276 ГК РФ, а не п. Поэтому действия ответчика не подпадают под случай свободного использования, так как фотографии размещены на упаковках реализуемой продукции с целью извлечения прибыли.

Определение ВС от 14. 21 № 303-ЭС21-9375 («Как рассчитывать твердую компенсацию при множественности нарушений»)

Предприниматель продавал контрафактный товар — игрушечный телефон, на котором содержатся изображения пяти персонажей мультфильма «Три кота», зарегистрированных в качестве товарных знаков, изображение логотипа «Три кота». Правообладатель товарных знаков обратился к предпринимателю с иском о взыскании 120 тыс. руб. компенсации за нарушение исключительных прав на пять товарных знаков и произведение изобразительного искусства — изображение логотипа «Три кота» — по 20 тыс. руб. за каждый из пяти товарных знаков и одно произведение. Суд первой инстанции удовлетворил требование истца частично, присудил взыскать с ответчика компенсацию в размере 40 тыс. руб. Решение поддержала апелляция. ВС РФ отменил акты нижестоящих судебный инстанций и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

ВС РФ в очередной раз напомнил нижестоящим судам, что они не вправе опускать заявленный размер компенсации в твердой сумме ниже низшего предела при множественности нарушений по собственной инициативе. Ответчик должен представить обоснование в пользу снижения. При этом судам важно учитывать, что ответчик ранее привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения.

Вместе с тем, в 2021 году было и Определение ВС РФ, которое, мягко говоря, разочаровало. Речь идет про Определение ВС РФ от 13. 21 № 309-ЭС17-15659 по делу № А34-5796/2016:

Данное дело «добралось» до Верховного суда уже во второй раз. И ВС РФ снова не провел четкого разграничения между двумя институтами: традиционной упущенной выгоды и так называемых Disgorgement of profits (истребование доходов, полученных от нарушения чужого права) (абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ).

Истец и ответчик участвовали в конкурсе на поставку инновационных продуктов. Конкурс выиграл ответчик – нарушитель исключительных прав истца, заключивший и исполнивший контракт на 3,5 млн руб. Истец-патентообладатель обратился в суд с требованием о взыскании упущенной выгоды в сумме доходов, полученных истцом. ВС РФ поддержал в конечном итоге выводы первой и апелляционной инстанций об отсутствии оснований для взыскания с нарушителя убытков. При этом, он исходил из того, что для взыскания упущенной выгоды следует установить реальную возможность получения упущенной выгоды и ее размер. Истец должен доказать, что допущенное нарушение явилось единственным препятствием, не позволившим ему получить упущенную выгоду. В данном случае правообладатель должен был доказать, какие доходы он реально получил бы, не утрать он возможность использовать исключительное право при обычных условиях гражданского оборота. В частности, истцу следовало доказать наличие реальных условий для извлечения дохода: соответствующие приготовления, достижение договоренностей с контрагентами и пр. Между тем в рассматриваемом деле этого сделано не было.

Disgorgement of profits — мера защиты, которая позволяет лицу, пострадавшему от нарушения, взыскать с нарушителя доходы, которые последний получил в связи с допущенным им нарушением чужого права. В ГК РФ данный институт нашел закрепление в абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ.

При расчете упущенной выгоды правообладателя, заключающейся в недополучении доходов, действительно необходимо установить, мог ли правообладатель в отсутствие нарушителя выиграть конкурс. Это требует того, чтобы правообладатель участвовал в конкурсе и занял после нарушителя второе место. Сумма убытков должна определяться исходя из той цены, которую предлагал правообладатель, а не нарушитель.

При расчете убытков в размере доходов нарушителя суды (на основе абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ), напротив, не должны оценивать наличие у правообладателя реальной возможности извлечь подобную выгоду. Правообладатель мог в принципе не участвовать в закупках либо занять в них место ниже второго. Здесь за основу при расчете убытков должна браться цена, по которой поставил продукцию нарушитель.

Подобное понимание в полной мере соответствует подхода, сформировавшимся в зарубежных правопорядках.

Так, например, в соответствии со ст. 139 Патентного закона ФРГ патентообладатель может рассчитывать на компенсацию его убытков, связанных с нарушением исключительного права. Как и в случае с нарушениями прав на товарные знаки, убытки правообладателя рассчитываются (альтернативно) тремя способами:

• упущенная выгода, которую правообладатель мог бы получить, если бы потребители не приобрели товары у нарушителя;
• разумная стоимость за предоставление лицензии на патентоохраняемый объект;
• доход нарушителя = полученная от использования патентоохраняемого объекта прибыль – расходы на производство и продвижение контрафактного товара на рынке.

При взыскании убытков в виде доходов, полученных нарушителем немецкие суды исходят из следующего:

• правообладатель освобождается от обязанности доказывать, что он мог получить равную с нарушителем прибыль;
• с требованием о взыскании подобных убытков может обратиться в том числе лицо, которое само не использует товарный знак;
• должен быть доказан факт, что полученный ответчиком доход является результатом именно нарушения, а не иных обстоятельств;
• правообладатель может взыскать не весь доход, полученный нарушителем, а только часть, которая приходится на нарушение исключительного права;
• из доходов, полученных ответчиком, подлежат вычитанию понесенные им расходы.

При том, что при взыскании упущенный выгоды (первый способ расчета убытков) правообладатель, наоборот, должен доказать.

Важные с позиции развития российского права интеллектуальной собственности решения можно найти и в практике Суда по интеллектуальным правам

Начнем с того, что СИП РФ уточнил границы исключительного права на товарный знак.

Контроль правообладателя не охватывает, во-первых, действия иного субъекта по использованию тожественных (сходных для степени смешения) словесных обозначений не в качестве средств индивидуализации (в том числе, при нанесении их на однородные товары), а для целей описания товаров (услуг, работ), раскрытия его характеристик, состава. В таком случае обозначение используется в своем прямом лексическом значении, а не в качестве средства индивидуализации.

Во-вторых, — использование средства индивидуализации для указания на правообладателя, его товары (услуги, работы) и деятельность:

• в информационных целях: при предоставлении потребителям информации об оказываемых услугах или предлагаемых товарах, которые каким – либо образом связаны с товарами (услугами) правообладателя, в сравнительной рекламе при условии, что пользователь не выдает свои товары (услуги) за товары правообладателя, не формирует у потребителей представлений о сотрудничестве с правообладателем и т.п.;
• в научных, учебных, культурных целях, творческой деятельности, новостных сообщениях, критических публикациях и обзорах.

В-третьих, — случаи пародийного использования чужого средства индивидуализации.

В последние несколько лет подобный подход был воспринят и судебной практикой. Другой вопрос, что у судов до сих пор отсутствуют четкие критерии для разграничения добросовестного и противоправного использования.

Весьма показательным в рассматриваемом аспекте является постановление СИП от 25. 21 по делу № А51-11200/2020

Компания-ответчик ввезла на территорию РФ запчасти для автомобилей с надписью «OPEL», сходной до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации для однородных товаров. Таможня решила, что данные товары являются контрафактными, и возбудила дело об административном нарушении. Ответчик утверждал, что использовал спорное обозначение на этикетках в описательных целях: чтобы сообщить потребителям, что запчасти подходят к автомобилям Opel. Суды трех инстанций согласились с таможней, что ответчик незаконно использовал чужой товарный знак.

Между тем, Суд по интеллектуальным правам подчеркнул, что не во всех случаях использование чужого товарного знака на товарах образует нарушение: «употребление слов, в том числе имен нарицательных, зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги, например, в письменных публикациях или устной речи». При этом, он отметил, что обозначение «OPEL» размещено именно на упаковке спорных товаров, в то время как информация для потребителей о технических характеристиках товара, а именно перечне марок и моделей автомобилей, в которых товар применим, как правило, содержится в техническом описании или инструкции к продукции.

В другом деле Суд по интеллектуальным правам признал правомерным использование обозначения «гиро», зарегистрированного в качестве товарного знака на иное лицо. Суд исходил из того, что слово «гиро» считается общеупотребительным в кулинарии. Ответчик использовал его как наименование блюда греческой кухни, прав на которое у заявителя нет. Он не использовал спорное обозначение для товаров и услуг, в отношении которых был зарегистрирован знак заявителя.

Еще одна тенденция (также в пользу ответчика), которая наметилась в судебной практике в 2021 году – суды стали учитывать «подразумеваемое» из характера отношений, обстоятельств спора согласие правообладателя на использование его объекта интеллектуальной собственности.

Российское право до сих пор однозначно не признало известную зарубежным правопорядках концепцию подразумеваемой лицензии. Между тем, суды стали исходить из того, что лицо, использующее объект интеллектуальной собственности, в отсутствии лицензионного договора, письменного согласия от правообладателя, но под его контролем не нарушает исключительных прав на такие объекты. Другой вопрос, что наличие подобного контроля ответчика доказать до сих пор не просто.

Сложно дать однозначную оценку такой тенденции. С одной стороны, — подобные правовые позиции могут быть обращены против недобросовестных правообладателей, которые активно сотрудничали с ответчиком, но уклонились от предоставления ему лицензии на использование объекта. Либо, — предоставив лицензии на несколько объектов интеллектуальных прав, скрыли информацию, что у них есть права на другие связанные объекты.

С другой, — она порождает неопределенность, повышает издержки на судебные разбирательства, дестимулирует участников оборота к заключению «нормальных» лицензионных соглашений.

В судебной практике наконец-то (но это не точно) наметилось единообразие в части рассмотрения споров о столкновении товарных знаков и доменных имен, которые были зарегистрированы раньше. Сложности с правовой квалификацией возникают тогда, когда доменное имя было зарегистрировано раньше, чем сходный до степени смешения товарный знак. В практике можно найти различные подходы к решению данной проблемы.

В некоторых случаях суды вставали на сторону администратора домена и отказывали в иске правообладателю товарного знака.

В других делах — удовлетворяли требования о прекращении использования сходного с товарным знаком домена, выплате компенсации, вне зависимости от даты регистрации таких объектов.

В 2021 году суды сделали выбор в пользу второго подхода. Суды решили не учитывать дату регистрации домена. Тот факт, что домен был зарегистрирован раньше товарного знака, не влияет на квалификацию действий администратора доменного имени как нарушения исключительных прав на товарный знак.

Интерес в данном аспекте представляет Постановление СИП от 29. 21 № С01-310/2021 по делу № А41-26923/2020.

Суды трех инстанций встали на сторону истца и удовлетворили требования правообладателя товарных знаков.

За какими спорами будем следить в 2022?

Компания СКВИН обвинила Самсунг в нарушении ее исключительных прав на изобретение — способ для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца. Позиция истца сводится к тому, что в платежном сервисе «Samsung Рау» используются все признаки его изобретения. Истец потребовал запретить Самсунгу ввозить и продавать на территории России более 60 конкретных моделей смартфонов. Суд первой инстанции удовлетворил данное требование. Ответчик закономерно подал апелляционную жалобу. Ближайшее заседание назначено на 31. 2022. Параллельно Самсунг оспаривает действительность патента СКВИН в Роспатенте.

У Самсунг есть шансы добиться аннулирования патента СКВИН. Судя по расписанию проведения заседаний коллегий Палаты по патентным спорам, Самсунг подал сразу два возражения против предоставления правовой охраны патенту. Одно из возражений будет рассматриваться 18 января, а другое – 24 января следующего года.

Признание патента недействительным приведет к отмене решения суда первой инстанции.

С самым сложным вопросом суды столкнутся, если все-таки признают, что факт незаконного использование патента СКВИН имел место. Вопрос звучит так: Можно ли удовлетворить требование о запрете на использование изобретения при условии, что негативные последствия от такого решения для ответчика и в целом общества будут явно несоразмерны (существенно превышать) тому вреду, который был причинен истцу нарушением?

Американское, а в 2021 году и немецкое право дало однозначный ответ на данный вопрос: «при таких условиях в удовлетворении требования о запрете может быть отказано».

В США c 2006 года суды при рассмотрение патентных споров в IT сфере отказывают в удовлетворении требований о запрете на дальнейшее использования в среднем в 45 % дел, в которых был установлен факт нарушения. При этом, они руководствуются четырех уровневым тестом, сформулированным Верховным судом в деле eBay v. MercExchange, L

• причиняется ли истцу непоправимый ущерб отсутствием судебного запрета;
• являются ли средства правовой защиты, доступные в соответствии с законом, адекватными и достаточными, чтобы компенсировать истцу нарушение его прав;
• обеспечивается ли баланс интересов истца и ответчика;
• не нарушается ли общественный интерес.

Российским судам ничто не мешает последовать американскому и немецкому примеру. Для этого есть все основания.

В 2012 РФ присоединилась к Соглашению ТРИПС, ст. 44 которого предоставила национальным судам возможность отказывать в удовлетворении соответствующего требования в том числе при установлении факта нарушения патентных прав. Согласно п. 1 ст. 1250 ГК РФ интеллектуальные права должны защищаться с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Данная норма предполагает в том числе соблюдение принципа соразмерности мер защиты допущенному нарушению.

Кроме того, российские суды могут отказывать в удовлетворении требований о запрете на основании ст. 10 ГК РФ. Злоупотреблением правом в общем виде является осуществление права в противоречии с его институциональным назначением. Функцией исключительных патентных прав является стимулирование участников оборота к созданию и коммерциализации новых изобретений и, как следствие, обеспечение инновационного развития. Предъявление иска о запрете использование изобретения может быть квалифицировано, как злоупотребление правом при наличие следующих условий:

• отсутствие у правообладателя значительного интереса (на что может указывать, в частности, тот факт, что сам правообладатель не использует изобретение) в поддержании эксклюзивности использования патентоохраняемого объекта либо если его имущественные интересы, связанные с разработкой, могут быть обеспечены посредством выплаты компенсации (убытков) и установления продолжающихся роялти;
• удовлетворение требования о запрете на дальнейшее использование повлечет крайне негативные имущественные последствия для ответчика, несоизмеримые с тем вредом, который он причинил правообладателю;
• наличие общественного интереса в продолжении использования нарушителем патентоохраняемого объекта с учетом как интересов, связанных с повышением доступности высокотехнологических товаров, так и стимулированием создания и коммерциализации новых разработок.

В деле Самсунг v СКВИН такие критерии имеют место. Истец, исходя из информации в открытых источниках, сам не использует свое изобретение. В таком случае у него отсутствует объективный интерес в поддержании эксклюзивности. В то время, как Продукты ответчика пользуются значительным потребительским спросом. В них воплощено множество собственных разработок Самсунга, коммерциализация которых будет блокирована при наложении запрета. При этом, ответчик понесет колоссальные имущественные потери в случае удовлетворения иска.

Практика по патентным спорам несколько отстает в данном контексте от практики, как по общим договорным спорам, так и делам о нарушении прав на товарные знаки. В первом случае суды со ссылкой на ст. 10 ГК РФ (при наличие специальной нормы ст. 333 ГК РФ) в удовлетворении требования о взыскании неустойки при ее явной несоразмерности нарушению. Во втором — признают недобросовестной практику предъявления исков о нарушении исключительных прав со стороны правообладателей, которые сами не используют товарные знаки.

Дабл Дата v Вконтакте (№ А40-18827/17)

Общество «Дабл» — разработчик программы для ЭВМ, которая на основе собственных технологических методов и алгоритмов поиска обрабатывала данные о пользователях социальных сетей, в том числе «ВКонтакте», для оценки кредитоспособности потенциальных и существующих заемщиков, являющихся пользователями соцсетей. При этом общество «Дабл» предлагало третьим лицам собственные программные продукты, позволяющие работать с данными соцсети для указанных целей. Ответчик утверждал, что не извлекает элементы базы данных пользователей социальной сети.

На первом круге рассмотрения суд первой инстанции отказал в иске. Апелляция, напротив, нашла в действиях ответчика нарушение исключительных прав на базу данных. Суд по интеллектуальным правам (СИП) отправил дело на новое рассмотрение.

На втором круге суд первой инстанции снова отказал в удовлетворении иска «ВКонтакте». Суд пришел к выводу, что программа ответчика является специализированной поисковой системой. Она индексирует информацию из базы данных.

Апелляционный суд снова встал на сторону правообладателя. Он исходил из того, что скрапинг данных из социальных сетей для коммерческих целей представляет собой использование (при отсутствии согласия правообладателя — незаконное) чужой базы данных в контексте ст. 1335. 1 ГК РФ. Ответчик сам признал, что им неоднократно использовались материалы, составляющие несущественную часть базы данных истца. Программные продукты ответчика, хотя и обладают рядом признаков универсальных поисковых систем, по факту являются специализированными поисковыми системами, направленными на поиск специфической информации, обладающей коммерческой ценностью. Специальная направленность программных продуктов свидетельствует о том, что они являются не поисковыми системами, а инструментом получения сведений определенного характера из базы данных истца.

Ближайшее заседание Суда по интеллектуальным правам назначено на 09. 2022.

Дело «ВКонтакте» против «Дабл» является одним из самых резонансных за последние несколько лет. От его решения во многом зависит отношение российского права к скрапингу баз данных.

Отметим, что в зарубежных правопорядках отсутствует четкая позиция относительно правомерности скрапинга. В сентябре 2019 года Апелляционный суд 9-го округа США принял решение, что скрапинг публичных сайтов не противоречит закону CFAA (Computer Fraud and Abuse Act). Решение принято в ходе судебного процесса LinkedIn против компании hiQ Labs. HiQ собирала данные из общедоступных профилей пользователей LinkedIn, а затем использовала их для консалтинга работодателей, чьи сотрудники выкладывали свои резюме на сайте. Суд исходил из того, что заход бота-скрапера юридически не отличается от захода браузера. В обоих случаях пользователь запрашивает открытые данные и что-то делает с ними на своей стороне. В то же время суд подчеркнул, что его решение не препятствует истцу обратиться с требованием на другом основании, в том числе с иском о нарушении исключительных прав на базу данных.

При рассмотрении нескольких дел американскими судами была сформулирована позиция, согласно которой скрапинг сайтов (в том числе данных из социальных сетей) включает копирование веб-страницы в память компьютера для извлечения основной информации, содержащейся на веб-странице. Даже если копирование является кратковременным, этого достаточно, чтобы составить копию согласно § 106 Закона об авторском праве и, следовательно, нарушить это право.

Так, в деле American Airlines v. FareChase суд Техаса запретил ответчику продавать программное обеспечение, которое позволяло пользователям сравнивать онлайн-тарифы авиаперевозчиков, используя данные в том числе с сайта истца. Ответчик оспорил данное решение. На стадии апелляции стороны пришли к соглашению.

Судом ЕС в 2021 году было принято резонансное решение по делу CV-Online Latvia v Melons (SIA CV-Online Latvia v SIA Melons (Case C‑762/19) EU:C:2021:22.

CV-Online Latvia (истец) – правообладатель сайта, на котором размещается общедоступная информация – объявления работодателей с вакансиями. Компания Melons (ответчик) – правообладатель специализированной поисковой системы, которая позволяет осуществлять поиск сразу по всем объявлениям, опубликованным на многих веб-сайтах с вакансиями, в том числе по сайту CV-Online Latvia. По результатам поиска поисковая система Melons предоставляет пользователям гиперссылки на веб-сайты, на которых первоначально были опубликованы объявления.

Европейский суд пришел к выводу, что извлечение и использование материалов из базы данных является незаконным только тогда, когда причиняется реальный вред владельцу базы данных. При этом, он указал на необходимость обеспечения «справедливого баланса между, с одной стороны, законными интересами создателя базы данных, чтобы тот мог окупить свои существенные инвестиции, и, с другой стороны, интересами пользователей и конкурентов таких создателей в том, чтобы иметь доступ к информации, содержащейся в таких базах данных, и возможность создавать инновационные продукты, основанные на информации в базах данных».

Представляется, что скраппинг неправильно выносить за рынки исключительного права на базу данных. Общим правилом можно считать утверждение о том, что скрапинг интернет-ресурсов конкурентами правообладателя базы данных, которые пытаются создать аналогичный продукт (базы вакансий, объявлений купли-продажи и т. ), представляет собой нарушение.

Другое дело, что подобные конфликты должны были исследоваться с позиции того, вышел ли правообладатель, предъявив конкретные требования к ответчику, за пределы осуществления исключительного права или нет. Судам следует учитывать в частности, что ответчик не просто незаконно использовал чужой объект, но и предложил собственный инновационный продукт, сервис, который обладает определенной ценностью (вопрос – насколько значительной) с позиции функций по стимулированию научного и культурного развития. В то же время, сам правообладатель не готов использовать свое произведение подобным ответчику способом. В таком случае возможным представляется следующее решение: отказ в удовлетворении требования о запрете при установлении разумных роялти за будущее использование.

Методика

В целях подготовки настоящего отчета проанализированы данные из опубликованных актов судов общей юрисдикции (sudact. ru) и данные, полученные из иных источников (официальная статистика МВД и проч.

Анализ судебной практики проведен по опубликованным данным, доступным по состоянию на 15. 2022 года.

Статистика основывается исключительно на анализе судебных актов судов общей юрисдикции. При этом акты и решения, изготовленные, но не опубликованные до 15. 2022 года или измененные после 15. 2022 года, решения арбитражных судов в общую статистику не включены.

Дела были проанализированы и включены в статистику исследования на основе следующих критериев:

• В судебном акте по делу имеются ссылки на ст. 272, 273, 274, 274.1, 159.3, 159.6 УК РФ и ст. 158, ст. 159 УК РФ с привязкой к способу совершения преступления «с помощью сети Интернет»;
• Текст документа содержит ключевые слова: «преступления в сфере компьютерной информации», «преступления против собственности посредством сети Интернет»;
• Принадлежность к категории дел, связанных с хищениями при помощи интернет-технологий;
• Уголовная ответственность, как способ защиты права.

Каждое дело проанализировано экспертами RTM Group на предмет соответствия критериям. Составлен общий реестр дел с выделением следующих атрибутов:

• Категория дела;
• Номер дела;
• Дата решения;
• Суд;
• Состав преступления;
• Исход рассмотрения.

RTM Group

RTM Group — группа экспертных и юридических компаний, специализирующихся на правовых и нормативно-технических вопросах в области информационных технологий и информационной безопасности.

В RTM Group работает Центр судебных экспертиз, проводящий нормативные и нормативно-технические экспертизы, а также правовое подразделение, осуществляющее сопровождение клиентов при возникновении конфликтов, включая судебные, в области реализации банковской деятельности.

Компании группы обладают необходимыми лицензиями ФСТЭК России и ФСБ России.

Сотрудники компаний имеют большой опыт экспертной, а также правовой работы и специализируются на проведении следующих видов работ:

• Помощь в разрешении споров, управлении рисками, ответные действия на заявления о злоупотреблении данными;
• Подготовка судебных и досудебных экспертиз по вопросам информационных технологий, информационной безопасности и защиты информации;
• Проведение исследований о соответствии IT-проекта требованиям законодательства (или правовой аудит);
• Сопровождение IT-проекта (подготовка и согласование документов/договоров, положений и т. п.);
• Структурирование и систематизация бизнес-процессов IT-компаний;
• Помощь в выборе договорных конструкций для реализации IT-проекта;
• Помощь в выборе подходящего режима налогообложения с учетом условий реализации IT-проекта;
• Оформление трудовых отношений с работниками, создающими объекты интеллектуальной собственности;
• Обеспечение безопасности интеллектуальной собственности;
• Минимизация рисков судебных претензий;
• Защита интересов клиента в суде, максимально возможное снижение штрафа, неустойки;
• Представление интересов по обжалованию решений и действий Роскомнадзор, ИФНС, УФАС, прокуратуры, полиции и иных контролирующих органов;
• Сопровождение при проверках контролирующих органов, предоставление мотивированных пояснений.

Эксперты компании обладают признанными Национальными и Международными сертификациями, такими как CISA, CISM, CISSP, СТО БР ИББС, 27001 и пр.

RTM Group является первым на российском рынке исполнителем судебных нормативно-технических экспертиз в области информационных технологий и информационной безопасности.